Décryptage des étapes nécessaires pour procéder au dépôt d’une marque.
Vous avez créé une entreprise et souhaitez déposer une marque française auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) ?
Voici les étapes préalables que nous vous recommandons avant tout dépôt :
- Choix de la marque
- Vérifier sa disponibilité en effectuant une recherche d’antériorités
- Choisir les produits et/ou services qui seront couverts par la marque
- Déterminer le titulaire de la marque
- Anticiper sur les extensions de la marque à l’international
Idéalement, nous vous conseillons de faire appel à un mandataire professionnel pour vous assister dans vos démarches.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre RDV ou nous contacter pour discuter d’un projet de dépôt de marque.
Choix de la marque
Une marque est un signe qui permet de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Il existe plusieurs types de marques. Il peut s’agit d’un mot, d’un logo, d’une image, d’une forme…
Pour être valable, la marque doit remplir certains critères et notamment :
- Elle doit être distinctive ;
- Elle ne doit pas être descriptive du produit ou service ou de leurs caractéristiques ;
- Elle ne doit pas composée de termes usuels ou courants ;
- Elle ne doit pas être trompeuse ;
- Elle doit être licite et ne pas être contraire à l’ordre public.
Dans le choix de la marque, il est important d’examiner sa capacité à permettre au public d’identifier l’origine des produits ou services. Une marque forte ou très distinctive est une marque arbitraire ou inventée qui n’a aucun lien avec les produits/services pour lesquels elle est utilisée.
A l’inverse, une marque évocatrice présente un lien avec le domaine d’activité. Pour constituer une marque valable, ce lien ne doit pas être trop important. S’il existe un lien direct et immédiat entre la marque et les produits et services qu’elle a vocation à désigner, la marque sera vraisemblablement considérée comme présentant un caractère descriptif et refusée à l’enregistrement.
Vérifier la disponibilité de la marque en effectuant une recherche d’antériorités
Qu’est-ce qu’une recherche d’antériorités ?
Il s’agit d’une recherche permettant d’identifier les droits antérieurs appartenant à d’autres personnes et susceptibles d’entrer en conflit avec votre marque du point de vue de la contrefaçon ou de l’enregistrement.
Avant de procéder au dépôt et à l’exploitation d’une marque, il est important d’identifier les marques détenues par des tiers dans des domaines d’activité similaires. Il convient également de vérifier l’existence d’autres types de droits antérieurs susceptibles d’entrer en conflit avec votre marque (par exemple des dénominations sociales ou noms commerciaux antérieurs).
Pourquoi réaliser une recherche d’antériorités ?
L’enregistrement d’une marque ne garantit pas un usage paisible de celle-ci. L’office (INPI) n’est pas chargé de vérifier la disponibilité de la marque. Seule une vérification des droits antérieurs existants permet de vérifier que vous ne portez pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant vous.
Sans effectuer de recherche d’antériorités, il est possible de demander l’enregistrement d’une marque proche de celle d’un concurrent sans le savoir. Une telle situation peut faire obstacle à l’enregistrement de la marque et/ou vous exposer à une action en contrefaçon qui pourrait vous empêcher d’exploiter la marque (outre les dommages et intérêts susceptibles d’être dus en cas de condamnation pour contrefaçon).
C’est la raison pour laquelle il est important d’effectuer une recherche de disponibilité de la marque.
En cas d’opposition ou d’action en contrefaçon, notre cabinet peut vous accompagner. Vous pouvez réserver un rendez-vous ou nous contacter par email.
Comment réaliser une recherche d’antériorité ?
Il convient d’analyser les droits identiques mais également les droits similaires à votre projet de marque.
Attention : l’analyse des droits identiques à votre projet de marque n’est pas suffisante. Il convient également d’analyser les droits similaires.
En effet, des signes comportant quelques lettres de différence avec le signe dont vous envisagez la réservation peuvent également constituer des antériorités opposables s’il peut en résulter, dans l’esprit du public, un risque de confusion.
Exemple : DREEP et DREEPY
L’analyse des signes similaires reste donc importante. Pour cela, il convient de comparer les signes en présence d’une part, et les produits et services couverts d’autre part, et d’analyser s’il peut en résulter, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque antérieure.
C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de confier les recherches de disponibilité de marque à un professionnel de la propriété intellectuelle.
Si vous souhaitez nous confier une recherche d’antériorités : contactez-nous.
Il est également judicieux de tenir compte de la disponibilité des noms de domaine et des comptes de réseaux sociaux que vous souhaitez pouvoir utiliser pour la marque.
Choisir les produits et services couverts par la marque
La portée de la protection d’une marque s’apprécie par rapport aux produits et services qu’elle désigne.
C’est le principe de spécialité des marques : en droit, une marque est protégée uniquement pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ainsi que pour les produits et services similaires.
Les produits et services couverts par l’enregistrement déterminent la portée de la protection juridique conférée par la marque. Leur choix est donc crucial.
Attention : il n’est pas possible d’ajouter des produits et services complémentaires après le dépôt de la marque, sauf en déposant une nouvelle marque.
C’est pourquoi il convient de bien sélectionner les produits et/ou servies visés par la marque au moment du dépôt.
Déterminer le titulaire de la marque
Il est possible de déposer la marque en son nom personnel ou au nom de la société qui a vocation à l’exploiter. Ce choix aura des conséquences fiscales et des implications juridiques en cas de levée de fonds ou de cession du fonds de commerce.
Si la marque est déposée au nom du fondateur, il convient de conclure un contrat de licence de marque permettant à la société de l’exploiter.
Anticiper sur les extensions de la marque à l’international
Au sein de l’Union européenne
Il est possible de déposer une marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle. La marque de l’Union européenne permet d’obtenir une protection sur l’ensemble des territoires de l’Union européenne.
Au-delà de l’Union européenne
Le système d’enregistrement international (ou système de Madrid) permet d’effectuer un dépôt centralisé pour obtenir l’enregistrement de marques dans plusieurs juridictions.
En effectuant une demande unique d’enregistrement, il est possible de demander la protection dans un ou plusieurs pays membres du système.
Qu’est-ce que le délai de priorité ?
Le délai de priorité permet, dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la marque en France, d’étendre la protection de la marque au sein d’autres juridictions membres du système de Madrid tout en bénéficiant de la date du dépôt en France.
C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons d’envisager les territoires qui présentent un intérêt stratégique pour le déploiement de la marque à l’international.
Sachez qu’il est également possible de déposer une marque internationale après l’expiration du délai de priorité. Dans ce cas, la protection à l’international débute à compter de la date de dépôt de la marque internationale.
Notre cabinet peut vous accompagner pour définir votre stratégie de protection à l’international : prenez rdv pour un appel préalable gratuit ou contactez-nous par email.
Vous envisagez de déposer et d’utiliser une marque en France et souhaitez vérifier que vous pouvez le faire sans risque ?
Notre cabinet peut vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches avant, pendant et après le dépôt de la marque.
Avant le dépôt, nous pouvons nous charger de réaliser une recherche de disponibilité à l’identique et au similaire, parmi les marques, dénominations sociales, noms de domaine.
Nous pouvons vous assister au moment du dépôt (détermination du type de marque, choix des produits et services, conseils sur le choix du titulaire et ses implications juridiques), et vous accompagner en cas d’irrégularité soulevée par l’INPI ou en cas d’oppositions de tiers.
Nous vous accompagnons également après le dépôt : exploitation de la marque (contrats de licences, cessions, partenariats, formalités auprès de l’INPI) et, le cas échéant, pour la défense de vos droits (mise en demeure, saisie-contrefaçon, action en justice…).
Pour en savoir plus : quel est le coût d’un dépôt de marque ?
Crédit photo : Jess Bailey sur Unsplash